La possibilità di ottenere la registrazione di un marchio di certificazione in Italia è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal D.lgs. n. 15/2019, in recepimento della Direttiva UE 2015/2436, a far data dal 23/03/2019.
Il marchio di certificazione è definito dall’art. 27 della suddetta Direttiva UE 2015/2436 come quel marchio che sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, dai prodotti e servizi che non siano certificati.
Pertanto, il marchio di certificazione può essere registrato da persone fisiche o giuridiche al fine di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi.
La registrazione del marchio di certificazione, ai sensi del nuovo art. 11 bis c.p.i., introdotto dall’art. 4 del D.lgs. 15/2019, può essere registrato anche da persone fisiche o giuridiche, a condizione che non svolgano un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Alla domanda di registrazione del marchio di certificazione deve essere allegato il regolamento d’uso del marchio che deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
- il nome del richiedente;
- una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11-bis;
- la rappresentazione del marchio di certificazione;
- i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
- le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
- le condizioni d’uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
- le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da parte dell’organismo di certificazione.
L’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, che contiene la disciplina transitoria per tutti i marchi collettivi già depositati o registrati ai sensi della previgente normativa, prevede che tutti i titolari dei suddetti marchi collettivi debbano depositare, entro e non oltre il 23/03/2020, una domanda di conversione scegliendo se mantenere la tutela come marchio collettivo ovvero se optare per il nuovo marchio di certificazione (cfr. art. 33, c. 5 e 6, D.lgs. 15/2019).
Nel caso in cui il titolare di un marchio collettivo registrato ai sensi della previgente normativa non depositasse la domanda di conversione entro il 23/03/2020, il marchio collettivo registrato decadrebbe con l’effetto di annullare il diritto d’uso esclusivo acquisito con la registrazione.
Per le domande di registrazione del marchio collettivo depositate prima del 23/03/2019, invece, le stesse si intenderanno ritirate a far data dal 23/03/2020, in caso di mancato deposito delle rispettive domande di conversione.
Ferma restando la continuità con il marchio collettivo già depositato o registrato ai sensi della normativa previgente, il legislatore ha previsto che, ai fini della determinazione della durata decennale del marchio, gli effetti della registrazione decorreranno dalla data di deposito della nuova domanda di conversione.
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