La registrazione del marchio di impresa, oltre a tutti i vantaggi già noti, mette al riparo il titolare anche dai pericolosi rischi di confusione e/o di concorrenza sleale che terzi potrebbero porre in essere tramite la registrazione di un nome a dominio simile o identico al proprio marchio.
Tale pratica di concorrenza sleale è definita appunto cybersquatting oppure domain grabbing con termini inglesi che, tradotti letteralmente, stanno a significare “occupare” o “afferrare” un dominio corrispondente ad un marchio altrui.
Si sono verificati numerosi casi in cui degli speculatori abbiano registrato un domain name che riproduceva integralmente un noto marchio senza che ne avessero alcun diritto. Ciò è avvenuto soprattutto nel momento iniziale del boom di internet, allorquando non tutte le imprese avevano un proprio sito internet. All’inizio di questo fenomeno molte imprese sono state costrette addirittura ad acquistare il dominio dagli speculatori che lo avevano precedentemente registrato pur di averne la disponibilità in quanto all’epoca la fattispecie non era disciplinata normativamente e la giurisprudenza non era pronta a riconoscere immediatamente l’equivalenza del domain name ad un segno distintivo dell’impresa.
Oggi, fortunatamente, con l’evoluzione della comunicazione on-line la situazione è ben diversa e il nome a dominio è tutelato al pari degli altri segni distintivi dell’impresa, per cui se un terzo registra un marchio altrui come domain name, senza averne il diritto, il legittimo titolare del marchio può vederselo riassegnare sia tramite un’azione giudiziale sia attraverso un alternativo procedimento arbitrale – amministravo predisposto dalla Naming Authority Italiana per i domini .it o dall’ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) in sede internazionale per i domini .com, . net e .org
Per ottenere la disponibilità del nome a dominio o la cancellazione dello stesso però il ricorrente dovrà provare:
- che il nome a dominio in contestazione sia identico al proprio marchio, alla propria denominazione o al proprio nome;
- che l’attuale titolare non abbia alcun diritto all’uso di tale nome a dominio;
- che l’attuale titolare abbia utilizzato e stia utilizzando il nome a dominio in malafede.
MA ATTENZIONE solo se il marchio è stato depositato e/o registrato il titolare potrà chiedere la cessazione o la rassegnazione del nome a dominio corrispondente registrato da un terzo.
Qualora il titolare usasse il proprio marchio senza però averlo registrato, soprattutto nel caso in cui utilizzasse un marchio di fantasia non legato al proprio nome o alla propria denominazione, non potrebbe in alcun modo vedersi riassegnato il dominio.
Queste problematiche possono nascere anche in occasione della scadenza annuale dei domini registrati. Potrebbe capitare, infatti, che a causa di una semplice dimenticanza il dominio non venga rinnovato alla scadenza e che nel momento in cui ci si ricordi il dominio utilizzato sino a quel momento non sia più disponibile perché acquisito da terzi.
Anche in questo caso solo la registrazione del marchio corrispondente al dominio tutelerebbe il titolare e gli consentirebbe di rientrarne in possesso.